裁判要旨

商標局或商標評審委員會（下稱商評委）關于準予商標注冊的決定對于商標權利人在內的社會公眾均具有一定的公信力，相關權利人就此實施的相關商標使用、許可、轉讓等行為應當受到保護。因此，兩件注冊商標沖突案件中，在后注冊商標被撤銷或無效的決定對于之前的使用行為原則上沒有溯及力，但在后注冊商標權利人申請注冊時存在惡意的，在先商標權利人可以主張相關使用行為構成侵權。行政授權確權案件與民事侵權訴訟中對混淆可能性的認定存在區別。前者應當考慮系爭商標核定使用的所有商品類別，只要在任一商品上存在混淆可能性，系爭商標便不應準予注冊；后者則僅考慮被訴標識實際使用的商品類別。

案情回顧

原告濟民公司于1998年在第5類化學醫藥制劑商品上獲準注冊“悉能”商標，專用權有效期至2018年9月27日。被告億華公司于2004年在第5類醫藥制劑商品上申請注冊“希能”商標。2010年，商標局決定對被告商標不予核準注冊，商評委于2011年決定被告商標予以核準注冊。北京市第一中級人民法院、北京市高級人民法院分別判決維持商評委決定。2015年，最高人民法院再審撤銷商評委決定，要求商評委重新作出決定。2015年10月，商評委重新作出被告商標不予注冊的決定。2011年至2016年期間，原告在國內多省多家藥店購買外包裝標注有被訴標識的頭孢丙烯干混懸劑，生產者均注明為被告，遂針對其商標使用行為提起訴訟。

原告認為，被告在未獲得核準注冊的情況下將被訴標識使用在涉案藥品上，產量巨大，銷售范圍遍及全國各地，對原告造成的損害后果十分嚴重。被告辯稱，被訴標識系其依法申請并經商標局核準注冊的商標，與權利商標間的爭議屬注冊商標間的糾紛。基于商標注冊制度的公示、公信原則及法不溯及既往的裁判規則，億華公司是在享有注冊商標專用權的前提下，合法、正當地使用被訴標識。

一審法院認為，鑒于最高人民法院的再審判決撤銷了商評委作出準予被訴標識核準注冊的復審決定，故被訴標識應視為自始不具有注冊商標專用權。億華公司在涉案藥品上使用被訴標識，已構成對濟民公司注冊商標專用權的侵犯。故判令被告停止侵權、消除影響并賠償包括合理費用在內的經濟損失550萬元。被告不服提起上訴。二審法院認為，注冊商標被撤銷或宣告無效的，對于撤銷或無效之前的商標權利人的使用行為原則上沒有溯及力，但因商標注冊人的惡意給他人造成的損失，應當給予賠償。被告主觀上存在惡意，客觀上易導致混淆，構成對權利商標專用權的侵犯。故判決駁回上訴，維持原判。

案件評析

此案系典型的商標行政、民事交叉案件，被告的“悉能”商標最終被最高人民法院再審判決撤銷，由此產生的問題是原告能否主張被告于商標撤銷前的使用行為構成侵權，商標民事侵權訴訟與行政授權確權訴訟中關于混淆誤認的判斷是否存在區別。

注冊商標被撤銷后對之前使用行為是否具有溯及力？商標法第四十七條第二款規定并未明確宣告注冊商標無效的決定或裁定，對宣告無效前商標注冊人自身使用商標的行為是否具有溯及力。筆者認為，商標局或商評委關于準予商標注冊的決定對于商標權利人在內的社會公眾均具有一定的公信力，因信賴商標注冊部門的決定而實施的相關商標使用、許可、轉讓等行為應當受到保護，不能因為注冊商標之后被撤銷或無效而使得原本合法的行為轉變為侵權行為，否則基于注冊商標而進行的各種市場活動將缺乏穩定性和可預期性。但是，商標法第七條規定，申請注冊和使用商標，應當遵循誠實信用原則。如果商標注冊人在申請、使用注冊商標時，主觀上存在惡意，即明知其申請注冊或使用的商標侵害他人在先權利，那么上文提及的商標注冊人值得保護的信賴利益便不復存在。不論注冊商標是否被撤銷或者宣告無效，在先的權利人均可以主張在后的商標使用行為構成侵權，請求賠償。

被告的注冊商標被撤銷前的使用行為是否構成侵權，取決于兩方面判斷，一是被告主觀上是否存在惡意；二是被告使用被訴標識的行為是否容易導致混淆誤認。如何區分判斷行政、民事交叉案件中的混淆誤認？筆者認為，行政授權確權案件應當考慮系爭商標核定使用的所有商品類別，只要在任一商品上存在混淆可能性，系爭商標便不應準予注冊；民事侵權訴訟則僅考慮被訴標識實際使用的商品類別。因此，存在行政訴訟中認定存在混淆誤認，但民事侵權訴訟中存在認定實際使用的商品不會與原告混淆誤認的可能性。本案中，被告的商標核定使用的商品包括醫藥制劑、針劑等，但實際使用的商品為“頭孢丙烯干混懸劑”，故本案不宜根據最高人民法院的再審判決直接認定存在混淆誤認，應根據實際使用的情況判斷被告的使用行為是否容易導致混淆誤認。考慮到被訴標識與權利商標所使用的商品屬于相同商品，被訴標識與權利商標的發音相同，運用文字的方式和風格非常接近，而且涉及的商品與人們的生命健康息息相關，在認定是否容易導致混淆誤認時應當施加較為嚴格的標準。結合被告存在主觀惡意，最終認定被告實際使用被訴標識的行為容易導致混淆誤認，其行為構成侵權。